Come promesso, ecco le novità sulla violazione del marchio tramite Internet. Niente di straordinario, ma è stato pubblicato sul sito della Corte di Giustizia il testo italiano della domanda di rinvio nella causa C-523/10 relativa al luogo in cui deve considerarsi violato un marchio tramite Internet. Inoltre, grazie ad alcuni blog in tema di proprietà intellettuale, è stato possibile ricostruire anche i fatti di causa.

Wintersteiger produce macchinari, e i relativi pezzi di ricambio, per sci e snowboard che distribuisce in Austria e nel mondo. E’ titolare del marchio austriaco Wintersteiger dal 25 gennaio 1993, registrato per diversi prodotti e servizi.

Products 4U è un’impresa tedesca che produce macchinari simili a quelli di Wintersteiger, venduti in Austria e nel resto del mondo. Vende anche accessori non originali per macchinari di altri produttori, compreso Wintersteiger. Quando vende gli accessori per i macchinari di Wintersteiger, Products 4U li vende come “Wintersteiger-Zubehoer” (Wintersteiger-accessori).

Dal 1° dicembre 2008 Products 4U ha acquisito l’AdWord “Wintersteiger” su Google.de, ma non su Google.it (non è detto nulla di Google.it, ma come vedremo, anche dal sito italiano si può vedere qualcosa).

Impostando come chiave di ricerca la parola Wintersteiger, tra i risultati, oltre al link al sito dell’azienda, appare nella colonna di destra questo un annuncio (su google.it funziona ancora, provare per credere!)
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  1. Accessory perSkiwerkstatt

    Smerigliatrici per sci e snowboard
    Accessori per tutti i grinder

    www.products4u.de

Ovviamente l’annuncio che vedete è una copia di quello che appare su Google.it. L’altro era in tedesco…

Wintersteiger contesta a Products 4U che l’uso dell’AdWord sia  una contraffazione del suo marchio austriaco, poiché è visibile in Austria, in tedesco a popolazioni di lingua tedesca, mentre è irrilevante che non sia tecnicamente possibile limitare la visibilità territoriale dei siti web.

Products 4U afferma che il giudice austriaco e privo di giurisdizione e che non c’è contraffazione, sia perché Google.de e la pubblicità contestata sono diretti soltanto agli utenti tedeschi, sia perché se avesse voluto contattare i possibili clienti austriaci, Products 4U avrebbe acquistato la pubblicità anche su Google.at.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda e rifiutato una misura cautelare per carenza di giurisdizione, perché Google.de è rivolta solo agli utenti tedeschi.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto di avere giurisdizione, escludendo che Google.de sia diretto soltanto agli utenti tedeschi: è in tedesco ed accessibile anche agli austriaci. La corte ha peròritenuto che Products 4U non abbia violato il marchio  Wintersteiger, perché questo non appare nella pubblicità e questa non da l’impressione che esista un legame tra le due imprese.

La Corte Suprema austriaca (Oberster Gerichtshof) ha ritenuto che per la corretta decisione del caso la Corte di Giustizia debba chiarire il significato dell’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, contenuta nell’art. 5(3) del Reg. 44/20o1. In particolare, il giudice si chiede se esista la giurisdizione del giudice austriaco quando un impresa non austriaca usa un marchio austriaco come parola chiave su un motore di ricerca non austriaco (come google.de) che però è, naturalmente, raggiungibile anche dall’Austria. Per questo, il giudice ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire:

“Se – in caso di asserita lesione di un marchio dello Stato del foro, da parte di un soggetto che ha la propria sede in un altro Stato membro, operata mediante l’utilizzo, in un motore di ricerca internet che offre i propri servizi attraverso diversi domini di primo livello, specifici per ciascuno Stato, di una parola chiave (AdWord) identica al predetto marchio – l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, contenuta nell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (in prosieguo: il “regolamento Bruxelles I”), debba essere interpretata nel senso:

1.1. che la competenza è fondata solo quando la parola chiave viene utilizzata nel sito web del motore di ricerca il cui dominio di primo livello è quello dello Stato del foro;

1.2. che la competenza è fondata per il solo fatto che il sito web del motore di ricerca, nel quale viene utilizzata la parola chiave, è accessibile nello Stato del foro;

1.3. che la competenza dipende dalla presenza di ulteriori requisiti, oltre all’accessibilità del sito web;

In caso di soluzione positiva della questione sub 1.3:

In base a quali criteri si debba determinare se è fondata la competenza di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento Bruxelles I in caso di utilizzo di un marchio dello Stato del foro quale AdWord sul sito Internet di un motore di ricerca avente un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato del foro.”

Attendiamo le conclusioni dell’Avvocato Generale, e poi la decisione della Corte. Il caso interessa non solo gli austriaci e i tedeschi, ma tutto il popolo di Internet…

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